商标注册号 :

驰名商标反淡化理论在“CATERPILLAR”商标异议案中的应用

案件简况

北京市第一中级人民法院对“CATERPILLAR”商标异议复审案作出一审判决，认定第三人黄淑秀注册的“CATERPILLAR”商标与申请人在先驰名商标拼写完全相同，其注册割裂了“CATERPILLAR”商标与其所使用的挖掘机械设备等商品间的对应关系，削弱了“CATERPILLAR”商标的显著性和识别性，从而损害卡特彼勒公司的利益。据此，北京市第一中级人民法院撤销了商评委作出的异议复审裁定、并重新作出裁定的判决， “CATERPILLAR”商标拥有人卡特彼勒公司胜诉。

2005年11月14日，黄淑秀向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出“CATERPILLAR”商标(简称“被异议商标”)的注册申请，指定使用在第22类“非金属绳索；网；车辆盖罩(非安装)；帆；防水帆布；帐篷；蒙古包；包装用纺织品袋(包)；羽绒(禽类)；生丝”商品上。

被异议商标经初步审定公告后，在法定异议期内，“CATERPILLAR”商标拥有人卡特彼勒公司向商标局提出商标异议申请。商标局经审查，裁定被异议商标予以核准注册。卡特彼勒公司不服该裁定，于2013年4月2日向商标评审委员会提出异议复审请求。

在被诉裁定中，商评委认定：卡特彼勒公司提交的证据不足以证明在被异议商标注册申请日之前，引证商标已在我国大陆地区宣传使用，并达到驰名程度。被异议商标指定保护的非金属绳索等商品与引证商标指定使用的挖掘机械等商品属于无关联的行业领域，故被异议商标的注册未构成2001年《商标法》第十三条第二款规定的情形。被异议商标予以核准注册。

卡特彼勒公司不服，于2014年1月9日向北京市第一中级人民法院（以下简称“法院”）提起行政诉讼。卡特彼勒公司认为，“CATERPILLAR”商标在被异议商标注册申请之前已成为中国驰名商标。被异议商标的注册是对原告在先驰名商标的复制和摹仿，容易误导公众，容易致使原告利益受到损害，违反了《商标法》第十三条第二款的规定，不应予以注册。

典型意义

法院在本案中明确指出，卡特彼勒公司代表产品液压挖掘机等在中国市场占有一定的比例，各类媒体进行了广泛持续的报道，故“CATERPILLAR”构成挖掘机械商品上的驰名商标。“CATERPILLAR”本身并无固有含义，可见被异议商标的注册存在复制和模仿的故意。被异议商标与驰名商标拼写完全相同，其注册割裂了“CATERPILLAR”商标与其所使用的挖掘机械设备等商品间的对应关系，削弱了“CATERPILLAR”商标的显著性和识别性，从而损害卡特彼勒公司的利益，故被异议商标不应予以核准注册。

点评

在实践中，商评委在行政阶段认定驰名商标的标准与法院在诉讼阶段认定驰名商标的标准有所差异。商评委更加强调基于混淆理论对驰名商标实行跨类保护，即，系争商标指定使用商品或服务项目与驰名商标使用领域造成混淆的实际可能性。因此，实践中这一制度存在诸多问题，难以完全适应驰名商标保护的需要。

法院在本案对驰名商标的认定中，重点结合了引证商标在中国国内市场占有比例、商标本身的显著程度等。若被异议商标构成了对极强显著性的驰名商标的复制和模仿，则其会削弱驰名商标的显著性和识别性，从而损害驰名商标所有人的利益。法院以“反淡化”为标准纠正了商评委的被诉裁定，体现了在法院在异议复审案件中对驰名商标提供反淡化保护的理念。这一观点与行政阶段避免混淆和误认的判定标准相比，更加注重对驰名商标权利人的利益保护，可作为类似知识产权保护的有益参考。

根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条（第二款）的规定：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’”。上述司法解释引入了反淡化理论，该解释所确立的驰名商标的损害情形不以混淆为前提，而是以驰名商标本身受到减弱、贬损或不正当利用为要件。驰名商标因其承载着良好的商业信誉和品牌形象，蕴含的巨大商业价值，与普通商标相比较而言，更容易成为他人不法侵害的对象。近些年来对驰名商标的淡化侵权现象越来越多，基于传统的混淆理论对驰名商标进行保护已经显得有点捉襟见肘，仅仅有混淆理论不足以对驰名商标进行充分的保护。

部分法院与法官在审理商标案件时开始抛弃混淆理论，尝试以各种不同的方式接受并运用淡化理论裁判驰名商标案件。